[화제의 해외판결] 美서 상표권 보호 받으려면 등록하거나 먼저 사용해야

미국 내에서 판매되는 제품에 상표를 사용한 적이 없다면 미국 내에서 상표권으로 보호받을 수 없는 연방 하급심 판결이 최근 나와 논란이 예상된다.

콜럼비아에서 가장 큰 유통업체 알마씨네스 엑시토(Almacenes Exito)는 자사의 저명한 상표인 ‘EXITO’를 뉴욕주 맨하탄과 브롱스에 있는 일부 소규모 잡화점 운영자들이 사용하자 뉴욕주 남부 연방법원에 상표권 침해소송을 제기했다.

‘출처의 거짓 지정 및 거짓 설명’을 금지하고 있는 미국의 상표법인 ‘랜함법(Lanham Act)’에 따르면 상품이나 서비스 또는 상품의 포장과 관련, 다른 상인과 연관이 있는 등 소비자의 혼동ㆍ착오ㆍ기망 등을 야기할 수 있는 표시나 상품ㆍ서비스의 출처 등에 대해 거짓으로 지정하는 등의 설명을 금지하고 있다.

원고 알마씨네스의 주장에 대해 연방법원은 피고 상점들이 콜럼비아 같은 라틴 아메리카 국가의 상품을 포함한 물품 판매업에 종사하면서 소비자들의 혼동을 야기하고 알마씨네스의 영업권을 이용하기 위해 이 사건 상표를 그대로 모방한 사실은 인정했다. 그러나 이 상표가 미국 특허청에 등록되거나 먼저 사용된 바가 없다는 이유로 랜함법에 의해 보호받기 어렵다고 판단했다.

미국의 판례법에 의해 만들어진 ‘영토이론(territoriality principle)’에 따르면 미국 내에서 상표를 등록하거나 먼저 사용해야만 상표권 침해 주장을 제기할 수 있도록 규정하고 있다. 다만, 위 원칙에 대한 예외인 ‘저명상표 이론(famous marks doctrine)’은 이 경우가 아니더라도 미국 내에 잘 알려져 있는 상표를 미국 내 타인이 사용할 경우 혼동을 야기할 경우라면 예외적으로 보호해야 한다고 하고 있다. 그런데 연방법원은 “저명상표 이론이 적용되어야 한다”는 알마씨네스측의 주장에 대해 “저명상표이론은 랜함법에 규정된 바 없다”고 판단, 해외상표에 대해 반드시 등록이나 선 사용을 요구하며 보호범위를 축소했다.

반면 우리나라 특허법원의 경우 미국 대학의 명칭과 유사한 상표를 내국인이 특허청에 상표등록하자 이를 취소시킨 사례가 있다. 예컨대 미국의 하버드(Harvard)대학은 한국인 류모씨가 ‘하버드 영어’라는 학습지를 상표로 등록하자 특허법원에 등록무효 소송을 제기, 2001년 2월 승소했다. 당시 재판부는 “하버드 대학은 최고 수준의 대학으로 널리 인식돼 있고 류씨의 학습지는 하버드 대학의 표장 ‘HARVARD’와 호칭이 동일해 일반 사용자들로 하여금 상품의 출처에 관한 혼동을 야기할 우려가 있다”고 판시했다.